Ключови фрази

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№. 195

София, 06.04.2022г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на пети октомври две хиляди двадест и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА
ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ
ГАЛИНА ИВАНОВА

като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т. д. № 2449 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 288 от ГПК.
„Топливо 2“ ЕООД е сезирал Върховния касационен съд с касационна жалба срещу решение на Апелативен съд – София по т.д. 5091/19 г., с което е потвърдено решение на СГС по т.д. 1940/18 г, с което е отхвърлен иск с правно основание чл. 26, ал. 3, т. 4 от ЗМГО (отм.) за признаване за установено, че ответникът „Топливо“ АД при заявяването за регистрация на марки „Топливо“, комбинирана рег. № 6696У, и на „TOPLIVO“, комбинирана с рег. № 6697У, е действал недобросъвестно. Счита, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Моли да се отмени решението и да се присъдят разноски.
Съдът не бил установил правилно фактите по делото поради неправилно обсъждане на доказателствата. Касаторът като ищец ползвал знаците, а ответникът не бил доказал, че по-рано от ищеца е ползвал своите марки, преди подаване на искането му за регистрация на 13.04.1998 г. Излага подробни съображения за необоснованост на съдебното решение. Счита, че изводът на съда, че ищецът следва да докаже ползването на марките е с две фактически и логически грешки. Използването от друго лице, със съгласието и в полза на ищеца, не бил факт без значение. Игнорирали се твърденията и доказване на самостоятелното използване от страна на „Топливо“ ЕООД на марката „Топливо“ преди датата на заявка на атакуваните марки. Изводът, че договорите, сключени с „Топливо 1“ ЕООД били без значение бил незаконосъобразен. Имало използване, което съдът отказвал да вземе предвид. Позовава се на чл. 12, ал. 6 ЗМГО. Нито законът, нито практиката поставяли изискването началото на действителното използване и действителният притежател към момента на иска да са едно и също лице.
„Топливо 2“ ЕООД бил осъществил самостоятелно ползване на марките преди по-ранната от датите на заявка на процесните две марки. Ищецът „Топливо 2“ ООД бил регистриран на 27.01.1997 г., като регистрацията предхождала заявките на процесните марки. Използването на отличителната част от фирменото наименование било релевантно и константно в практика се считало за реално използване. Счита, че за това използване са събрани много косвени доказателства, кореспондиращи с преки доказателства.
Ответникът „Топливо“ АД не бил доказал фактите, които твърдял в своя полза, чрез пълно и главно доказване, а именно 1/по-ранно налагане на знака за строителни материали и 2/ незнание или невъзможност да узнае за използването на знак от друго лице на конкретни услуги.
В изложението по чл. 284, ал.3, т.1 от ГПК поставя следните правни въпроси за допускане на решението до касационно обжалване:
1. От значение за спора ли е твърдяно от ищеца използване на процесните марки от друг правен субект? Може ли ползването на марките от друг правен субект да бъде приравнено на ползването от ищцовото дружество? - основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Излага съображения, че липсва практика по поставения правен въпрос.
2. Налице ли са обективни критерии, чрез които да се установят пределите, в които се очаква от ответното дружество да съобразява поведението си или съдържанието на задължението да бъде преценявана по съществото на спора с оглед неговата основателност? Следва ли в пределите на установените в практиката критерии за недобросъвестност да се включи и „задължение за знание“? За определяне дали конкретният субект има задължението за знание, прилагат ли се повишени критерии за търговците с оглед дължимата от тях грижа на добрия търговец? - основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2 и т. 3 ГПК.
3. Може ли използване на фирменото име на търговец, осъществяващ търговска дейност и означаващ с фирменото име произход на определени стоки и услуги, да се приеме за използване на нерегистрирана търговска марка? - основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т.1 и т. 3 ГПК. Твърди се противоречие с решение № 215/2013 от 08.08.2014 г. по т.д. № 1023/2012 г. на ВКС, I т.о.
Ответникът „Топливо“ АД оспорва касационната жалба. Счита, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване. Претендира разноски.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени данните по делото, приема следното:
Касационната жалба е редовна – подадена е от легитимирана страна в предвидения в чл. 283 от ГПК преклузивен едномесечен срок, насочена е срещу подлежащ на обжалване въззивен съдебен акт.
За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел следното: С нормата на чл. 26, ал. 3, т. 4 от ЗМГО /отм./ законодателят е предвидил правна възможност на фактическия притежател, нерегистрирал все още своя знак, да установи, че едно лице, притежател на регистрирана търговска марка е действал недобросъвестно към момента на заявяване на марката, като е заявил такава, която е идентична или сходна с ползван от него знак за отличаването на стоки и услуги, сходни или идентични със стоките и услугите, за които е регистрирана търговската марка. Така при установяване недобросъвестността, фактическият притежател на марката може да иска заличаване на регистрираната търговска марка. В този случай, според въззивния съд, съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 5, т. 2 от ЗМГО отм., искането за заличаване можело да се подаде от действителния притежател на марката, т. е. от лицето, което ползвало реално в търговската си дейност незащитен от него знак, извършвайки действия /със стоки и услуги/, с които се афиширало като притежател на търговска марка, без юридически да е бил признат за такъв. Наличието на регистрирана търговска марка от жалбоподателя към момента на предявяването на иска по чл. 26, ал. 3, т. 4 от ЗМГО /отм./ не представлявало абсолютна положителна процесуална предпоставка за допустимостта на иска, като дали жалбоподателят бил "действителен притежател" по смисъла на чл. 26, ал. 5, т. 2 от ЗМГО било въпрос по съществото на спора, а не по допустимостта му.. Така позовавайки се на трайната практика на ВКС, /решение № 195 от 31.01.2018г. по т.д. № 370/17г. на ВКС, I т.о./, въззивният съд приема, че „действителен притежател на марката“, понятие определено в чл. 26, ал.5, т. 2 от ЗМГО, е този правен субект, който реално (фактически) ползва в търговската си дейност същата за обозначаване на негови стоки или услуги, знак, идентичен или сходен на заявения за регистрация на търговска марка.
Въззивният съд е преценил твърденията на „Топливо 2“ ЕООД за недобросъвестност на „Топливо“ АД към 13.04.1998 г., датата на заявяване на процесните две марки - „Топливо“ комбинирана рег.№ 6696 У и TOPLIVO, комбинирана с рег. № 6697 У, с оглед факта, че „Топливо 2“ ЕООД поставяло своя знак като табели върху складовете и магазините на дружеството на локации, на които осъществявал търговската си дейност, което използване било чрез свързаното лице - „Топливо 1“ ООД от 17.07.1996 г. /когато било регистрирано „Топливо 1“ ООД/, а от 27.01.1997 г. и лично /когато било регистрирано „Топливо 2“ ЕООД/, като било накърнено правото му върху фирмата, с която жалбоподателят бил вписан в търговския регистър и под която упражнявал занятието си.
Въззивният съд е приел, че знакът, на който се е позовал претендиращият фактически приетжател, е сходен в нормална степен на марките, тъй като се съдържа в тях, а визуалното, фонетично и смислово сходство е високо. Словният елемент е приет за доминиращ. Визуално знаците и марките са сходни в нормална степен. Според въззивния състав, за спора било без значение твърдяното от дружеството-жалбоподател ползване на процесните марки от „Топливо 1“ ООД, като само по себе си ползването на марките от друг правен субект, не можело да бъде приравнено на ползване от „Топливо 2“ ООД. Освен това, представените по делото писмени доказателства - договори, удостоверения, разрешения не представлявали такива по предоставяне на услуги от страна на „Топливо 1“ ООД, още по-малко обозначаването му чрез фирменото наименование можело да се приеме за използване на процесните търговски марки. В тези документи чрез наименованието „Топливо 1“ ООД това дружество било индивидуализирано, като с тях то не предлагало стока или услуга с марка „Топливо“, която да е служила като гаранция за произхода на услугите и да ги е отличавала от еднородни такива на други лица на пазара, с цел да създаде или запази пазарен дял на тези услуги. Освен това е приел, че не са ангажирани доказателства, че след регистрацията си „Топливо 2“ ЕООД реално е ползвал знака и е наложил на пазара свои услуги.
Възможността за свързване на един знак с по-ранна марка като част от вероятността за объркване на потребителя, нямала отношение към реалното ползване на нерегистрираната марка от действителния й притежател, а била относима при преценка на наличието на недобросъвестност. Само наличието на реално ползване от жалбоподателя /а не от други юридически лица/ в търговската му дейност на незащитения знак, с което ползване именно би се афиширал като притежател на търговска марка, би могло да обоснове знание у ответника при подаване на заявката за тези фактически действия, респ. за намерението му да ползва този знак като марка с цел извличане на имотна облага или за увреждане на жалбоподателя.
По отношение соченото основание, че твърдяният фактически притежател „Топливо 2“ ЕООД се е популяризирал с фирменото си наименование и като такова, е било известно на ответника, тъй като е упражнявал занятието си, търговската си дейност и се е подписвал – чл. 7, ал. 1 от ТЗ, като съгласно чл. 1, ал. 2 и чл. 8 от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост фирмата на търговеца представлявала самостоятелен обект на индустриална собственост, който се ползвал със закрила, която се предоставяла във всички страни - членки на Съюза, въззивният съд е приел, че закрила на правото на търговеца на фирма била предвидена изрично и в българското законодателство, като в чл. 11 от ТЗ било регламентирано изключително право на регистриралия фирмата търговец да използва фирменото наименование, както и да иска от всяко трето лице да прекрати използването на фирмата, както и да му заплати обезщетение за причинените вреди. Израз на закрилата на правото на фирма била и предвидената в чл. 26, ал. 3, т. 6 от ЗМГО възможност за търговеца, който смятал, че регистрираната от него фирма се ползва от друго лице, да поиска от компетентния административен орган - Патентното ведомство, заличаване на регистрацията на марката, която се състояла от или съдържала фирмата и била регистрирана и използвана за идентични или сходни стоки или услуги. Независимо от посоченото, в чл. 11 и чл. 12 от ЗМГО, според въззивния съд, липсвала забрана за регистрация на марка, ако вече имало регистрирана идентична фирма от друго лице, т.е. търговската марка можело изцяло да съвпада с фирменото наименование, което било регистрирано в по-ранен момент. Съгласно чл. 7, ал. 5 от ТЗ обаче, фирмата не можело да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът имал права върху нея. В действителност чл. 26, ал. 3, т. 6 от ЗМГО давал възможност вече регистрирана марка да се заличи, когато „марката се състои от или съдържа фирмата на друго лице, която фирма е регистрирана и използвана в Република България, преди датата на подаване на заявката за регистрация във връзка с идентични или сходни стоки или услуги“, предвиждайки административна процедура, развиваща се пред ПВ, а не по съдебен ред. Направено е разграничение, че фирмата обозначавала търговеца в неговата дейност, като го индивидуализирала в търговския оборот. От своя страна, марката била знак, който отличавал еднакви по вид стоки или услуги на търговеца от същите по вид стоки или услуги на други търговци. Макар да било възможно търговското наименование и търговската марка да съвпадат, според въззивната инстанция, те били две съвсем различни по своя характер права.
Доколкото дружеството-жалбоподател „Топливо 2“ ЕООД не било установило при условията на пълно и главно доказване, че към момента на заявяването било ползвало в търговската си дейност знак, определящ го като действителен притежател на марката, която ответникът бил регистрирал, то не можело да се очаква от ответното дружество да съобразява поведението си като не използва и не заявява тази марка за регистриране в Патентното ведомство.
Чрез препращане към мотивите на първоинстанционния съд, на основание чл. 272 от ГПК, въззивният съд е приел, че не е налице субективният елемент, който е изискуем за установяване при така предявения иск, а именно недобросъвестност на ответника при заявяване на регистрация на марката. Приел е, че с оглед историческото съществуване на ответника, използваното от него наименование, както и дейността му, е действал в защита на интереса си и без основание, разкрито в процеса, да е съществувало намерение да увреди друго лице чрез регистрация на процесната марка. Ответникът бил ползвал знака продължително време и ползвал словния елемент в наименованието си от 1995 г, две години преди регистрация на претендиращия фактическо притежание на марката.
Допускането на касационно обжалване на въззивното решение се извършва служебно само на основанията, посочени в чл. 280, ал. 2, пр. 1 и 2 от ГПК. Когато е налице вероятност съдебното решение да е нищожно или недопустимо. В конкретния случай такива пороци не се установяват при извършената служебна проверка. Следва да се посочи, че съдебното решение е допустимо, като правилно е преценен правният интерес на ищеца от предявяване на исковете, доколкото липсва основание да се приеме, че могат да се осъществят факти, водещи до заличаване на регистрираните марки на ответника „Топливо“ АД.
По отношение на посочените от касатора правни въпроси настоящият съдебен състав намира следното:
По отношение на въпрос 1, настоящият съдебен състав намира, че не представлява общо основание за допускане касационно обжалване. Въззивният съд е очертал предпоставките на предявения иск с правно основание чл. 26, ал.3, т. 4 ЗМГО отм. като е приел, че ищецът следва да установи, че в търговската си дейност е ползвал трайно знак, определящ го като действителен притежател на марка, че този знак е идентичен или объркващо сходен с търговска марка, регистрирана от ответника, както и че ответникът е знаел или е бил длъжен да знае и поради това недобросъвестно и с цел финансова облага е заявил за регистрация исковите търговски марки. Въззивният съд, за да приеме, че искът на така предявеното правно основание е неоснователен е приел, че ищецът не е установил фактическото ползване на знака за налагането на стоки и услуги на пазара. Приел е, че дружеството „Топливо 2“ ЕООД е изложило твърдения за ползване на знака като фактически притежател на марката „Топливо“, която е използвал в търговската си дейност за предоставяне на услуги „Складиране, транспорт, спедиция, търговския със строителни материали, търговско представителство“, като използването било чрез свързано лице „Топливо 1 “ ООД до 17.07.1996 г., а от 27.01.1997 г. и чрез ново регистрираното „Топливо 2“ ЕООД. Въззивният съд, за да отхвърли основанието за ползване на знака от „Топливо 2“ ЕООД чрез „Топливо 1“ ООД, е приел, че е без значение това сочено от ищеца основание. От значение било реалното ползване от претендиращия правата, а не от друго лице. Наред с тези изводи, с оглед установяване твърденията на ищеца, въззивният съд е приел, че от представените по делото договори, удостоверения и разрешения не може да се установи и не представляват такива по предоставяне на услуги от страна на „Топливо 1“ ООД, с които да е утвърден знакът, притежаван фактически.
Предвид така направените изводи от въззивния съд, обуславящи неоснователност на иска за установяване недобросъвестност у ответника при регистрация на процесните марки, следва да се приеме, че поставеният правен въпрос 1 не обосновава изхода на спора. Основният извод по очертаната предпоставка от въззивния съд за фактическото ползване на знака, за който се твърди, че ответникът е проявил недобросъвестност при регистрацията, е че не е наложен на пазара в търговската дейност и не представлява знак, с който се свързват определени стоки и услуги. Именно поради това, изводът за това релевантно ли е ползването чрез трето лице на процесния знак, не е обуславящ за изхода на спора.
Въззивният съд изцяло е изследвал критериите дали лицето, което реално използва в търговската си дейност незащитен от него на територията на страната знак, извършва действия със стоки и услуги, с които се афишира като притежател на търговска марка, без юридически да е признат за такъв. Така е приел, че този знак не е утвърден изобщо, както и впоследствие след регистрацията му като търговско дружество, не е утвърждаван от претендиращия.
С оглед даденото разрешение, от значение за изхода на спора е, не възможността ищецът да е наложил знак чрез друго лице на релевантния пазар на стоки и услуги, а изобщо недоказване на използване на знака за стоки и услуги, независимо лично или чрез трето лице. Така направеният извод не може да се приеме за разрешен правен въпрос, тъй като съгласно т. 1 от Тълкувателно решение 1/2010 г. по тълк.д. 1/2009 г. на ОСГТК на ВКС, разрешеният правен въпрос не може да е свързан с обсъждане на доказателствата по делото и възприемане на конкретните факти.
По отношение на въпрос 2 касаторът не е обосновал общо основание за допускане касационно обжалване. Въззивният съд е приел, че не е релевантно за защита правата на ищеца поведението на ответника, тъй като с оглед заявения иск, поведението на ответника може да бъде преценявано само спрямо ищеца. Само при приемане, че ищецът е действителен притежател на знак, идентичен или сходен на регистрирана от ответника марка, можело да се определи недобросъвестността на ответника като тогава ще се преценяват обстоятелствата дали ответникът знае или е трябвало да знае, че друго лице ползва идентичен знак за услуга. По отношение на добросъвестността на ответника, обозначена като знание за съществуване на знака, ползван от ищеца, както и обективното поведение на ответника към момента на регистрация, на първо място, от значение е обстоятелството, че въззивният съд не е приел, ищецът да има защитим знак, фактическо ползване на знак, което да е обусловило изхода на спора. Въззивният съд е приел посредством препращането към мотивите на първоинстанционния съд, на основание чл. 272 от ГПК, че ответникът не е действал недобросъвестно, тъй като е използвал марката и към момента на заявяването й е извършвал дейността си като е ползвал това наименование. Съдът е развил мотиви, че недобросъвестността не следва да се разглежда само като знание за използване на знак, използван от друг субект, а и като умишлено, увреждащо действие, да се регистрира знак, притежаван от друг, за да се извлече определена облага. В този смисъл, решаващите мотиви на съда не съдържат произнасяне за това дали ответникът е знаел или е бил длъжен да знае, че ищецът използва в практиката си посочения знак. Въззивният съд е приел, че не е установено непочтено намерение на ответника при регистрация на марките, в отклонение от първоначалното им предназначение, както и да са се ползвали спекулативно или с единствена цел получаване на финансова компенсация. Приел е, че заявеният за регистрация като марка от ответника знак бил използван през продължителен период от време и е идентичен на пълното му фирмено наименование. Поради това посоченият правен въпрос относно знанието на ответника за ползване на знака от ищеца не е обуславящ изхода на спора и не представлява общо основание за допускане касационно обжалване.
Следва да се добави, че така поставеният от касатора правен въпрос е откъснат от същността на предвидената предпоставка в закона – недобросъвестност на регистриралия търговска марка. Касаторът е поставил само въпроса за това недобросъвестността включва ли знание у заявителя, че друго лице ползва същия знак. Но недобросъвестността в случая при преценка на правата на фактически притежател на търговска марка, включва освен знанието или възможността заявителят на търговската марка да знае за правата на фактическия притежател върху идентичен или сходен знак, така и цялостното му поведение, както и всички други обективни фактори, установени към релевантния момент – заявката за регистрация. В разглеждания случай въззивният съд не се е отклонил от трайната съдебна практика на ВКС (например решение № 194 от 30.10.2013 г. по т.д. 2274/13 г. и от практиката на СЕС (С-529/07) при определяне преценката за недобросъвестност за заявителя. Тази преценка включва не само установяване наличие на знание у заявителя на търговската марка за регистрация за по-ранно използване на идентичен или сходен знак, нерегистриран, но фактически ползван за идентична или сходна стока, което води до объркване, но и дали е преследвана особена цел в противоречие с добросъвестната търговска практика - освен знанието или невъзможността да не знае заявителя (трябва да знае), намерението да пречи на фактическия ползвател, както и степента на правна защита, от която се ползват.
Така въззивният съд е отговорил на правния въпрос, който е релевантен в съответствие със задължителното тълкуване на понятието недобросъвестност, така както е разяснено в практиката на СЕС, конкретно посочено в т. 36 и т. 37 от решение С-320/12 г. на СЕС. Конкретно в случая при установяване на всички обективни обстоятелства, въззивният съд е направил извод, че „Топливо“ АД е имало своята регистрация и е наложило своя знак в съответния клас за оказвани от него услуги и продавани стоки, използвайки исторически това наименование и защитавайки свой легитимен интерес, без да е искал да увреди ищеца, твърдящ, че фактически притежава същите знаци.
Поставеният 3 въпрос също не е обусловил решаващия извод на въззивния съд. Съдът е приел, че фирменото наименование е самостоятелен обект на право, а освен това ищецът не бил установил в процеса, че към заявяването е ползвал в търговската си дейност знак, определящ го като действителен притежател на марката, която ответникът е регистрирал, респ. ищецът не е могъл да очаква от ответника да съобрази поведението си с фирменото му наименование, като не използва и не заявява тази търговска марка. Въззивният съд е посочил, че съществува друг ред за защита на фирменото наименование – административен, с отправено искане за заличаване на търговската марка пред Патентно ведомство, когато е налице твърдение за накърняване правото на фирмено наименование на друго лице чрез използване в знака на защитената търговска марка на известно фирмено наименование. В решението не са развити мотиви дали може да се защити правото на нерегистрирана марка чрез използване на собственото си фирмено наименование. Защитата, която е търсена в процеса е на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 от ЗМГО изискваща защита на нерегистрирана търговска марка. Ищецът твърди, че притежавайки фирмено наименование, защитава нерегистрирания си знак, но съдът е приел, че липсва такъв знак, фактически притежаван, наложен на пазара от ищеца, за да бъде защитаван. Въпреки, че поставеният правен въпрос е включен в предмета на делото, следва да се има предвид, че не може да е обуславящ за изхода на спора, предвид направения анализ за липса на недобросъвестно поведение от страна на регистриралия марките, ползващ в дейността си фирменото наименование „Топливо“. Ето защо правният въпрос за фирменото наименование не е решаващ за изхода на спора. С него касаторът не е обосновал общо основание за допускане касационно обжалване.
Следва да се отбележи, че практиката, на която се позовава касаторът, засяга използване на търговска марка, регистрирана във фирмено наименование, решение № 215/2013 г. от 08.08.2014 г. по т.д. 1023/12 г., ВКС, II ТО, т.е. накърняване правото на търговска марка, когато е регистрирано фирмено наименование и то се използва по такъв начин, за стоки и услуги, които са сходни или идентични със стоките и услугите, за които е регистрирана търговската марка. Дори да се приеме тезата на касатора, че същото тълкуване следва да се даде и в обратната хипотеза, когато е регистрирано фирмено наименование, то в случая въззивният съд, е приел, че ответникът не е бил недобросъвестен, тъй като в собственото си наименование е имал наименованието „Топливо“ и не е имал намерение да уврежда ищеца. С оглед обективните установени факти, въззивният съд е изключил намерението на ответника да увреди конкретно ищеца, проследявайки исторически налагането на името на ответника за търговия със съответните стоки и услуги и естественото продължение на това наименование чрез регистрация на търговските марки, съдържащи наименованието „Топливо“.
При този изход на делото на ответника следва да се присъдят направените по делото разноски, на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК, в размер на 3 500 лв. Видно е, че е осъществено процесуално представителство от адвокат С. С.. Издадена е фактура от него, като се установява и превода на сумата с платежно нареждане, т.е. реалното плащане на адвокатското възнаграждение.
По изложените съображения Върховния касационен съд на Р България

О П Р Е Д Е Л И

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 11 888 от 20.08.2020 г. по т.д. 5091/19 г. по описа на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 13 състав.

ОСЪЖДА „ТОПЛИВО 2“ ООД, ЕИК[ЕИК], [населено място], [улица], ет. 1 да заплати на „ТОПЛИВО“ АД сумата от 3 500 лв, на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК, направените разноски пред ВКС.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: