Р Е Ш Е Н И Е № 50069 [населено място], 27.07.2023г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на петнадесети юни през две хиляди и трета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН БАЛЕВСКИ ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА при секретаря Петя Петрова като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. №108 по описа за 2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното: Производството е по реда на чл.290 ГПК. Образувано е по касационна жалба от „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ЕАД против решение № 512/09.08.2021г. по т.д. № 227/2021г. на САС, с което е потвърдено решение № 652/27.04.2020 г. по т.д.№ 1341/2018 г. на Софийския градски съд, VI т.о., 15 състав, с което по обективно съединени искове с правно основание чл. 76, ал. 1 и 2 от ЗМГО (отм.), предявени от Асоциация „Авиа Интернешънъл“- [населено място], Конфедерация Швейцария е признато за установено, че действията на „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ЕАД по предлагане за продажба, пускане на пазара и съхранение на горива и петролни продукти с поставен знак „Avio“, изписан с червен удебелен шрифт, като част от комбиниран цветен знак „DIESEL Avio Double Filtered“, както и по използване на знака в търговските книжа и в реклама на дружеството, представляват нарушения по чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 1, 2 и 4, и чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (отм.) на правата върху фигуративна колективна марка на ЕС с peг. №[ЕИК] на „Авиа Интернешънъл“ с фирмен № СНЕ103.835.964. Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон, при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и е необосновано. В касационната жалба се излагат оплаквания, че изводите на съда не съответстват на установените по делото факти, предвид игнориране на част от доказателствата и неправилно кредитиране на експертното заключение. Не е било обсъдено решение на председателя на Патентното ведомство за отхвърляне на опозицията на ищеца срещу регистрацията на процесния знак. Двете сравнявани марки не са разгледани в цялост относно общото впечатление, което те създават у потребителя. Счита, че воденият пред Патентното ведомство спор е преюдициален за настоящето производство. Позовава се на нарушено право на защита пред първата инстанция. Иска отмяна на въззивното решение и постановяване на друго за връщане на делото на въззивния съд за ново произнасяне. Претендира присъждане на разноски за всички инстанции. Ответникът по касацията Асоциация „Авиа Интернешънъл“- [населено място], Конфедерация Швейцария оспорва основателността на касационната жалба. Претендира присъждане на разноски за касационната инстанция. С определение № 50177/16.03.2023 г. по т.д. № 108/2022 г. на ВКС, I т.о. е допуснато касационно обжалване, на осн. чл.280, ал.1, т.1 и т.2 ГПК по правния въпрос: Следва ли преценката за вероятността от объркване между конфликтните знаци да бъде цялостна и да отчита компонентите на даден знак? за проверка съответствието на въззивното решение с практиката на ВКС, обективирана в Решение № 121/16.12.2014 г. по т.д. № 2718/2013г. на ВКС, II т.о. и служебно известното на състава Решение №19/24.03.3021 г. на ВКС, II т.о. и практиката на СЕС – дело С-251/95, С-334/05 и др. Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след преценка на данните по делото и заявените касационни основания, съобразно правомощията си по чл.290, ал.2 ГПК, приема следното: Въззивният съд е посочил, че спорът е по искове с правно осн. чл.76, ал.1, т.1 и т.2 ЗМГО (отм.). Счел е, че в нормата на чл. 73 от ЗМГО (отм.) нарушението на правата върху търговска марка е дефинирано като използване в търговската дейност на знак по смисъла на чл.13 от ЗМГО (отм.), без съгласието на притежателя на правата върху него. Съобразил е, че съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (отм.), към която препраща дефинитивната норма на чл. 73 от с. з., нарушаване на правата на маркопритежателя представлява използване в търговската дейност на знак, който поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката. САС е приел за безспорно между страните, че ищецът „Авиа Интернешънъл“ е носител на правата върху фигуративна колективна марка на Европейския съюз с peг. №[ЕИК], регистрирана на 9.10.2012 г. за стоки от класове 4 - горива (включително моторни горива, биогорива; нехимични добавки за гориво), 9, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43 и 45 на МКСУ и със срок на действие на регистрацията до 31.08.2021 г., а „Еко България“ЕАД използва в търговската си дейност знак Diesel Avio Double Filtered, който е заявен за регистрация като комбинирана търговска марка с вх.№ 144381/23.12.2016 г. за обозначаване на стоки от клас 4 – горива, в частност, дизелово гориво, за който е регистрирана и комбинираната (цветна) марка на „Авиа Интернешънъл“ – AVIA, с peг. №[ЕИК]/9.10.2012 г. При тези данни, съществото на спора според САС е било съсредоточено върху въпроса дали между знака на регистрираната със закрила на територията на Европейския съюз от 2012 г. търговска марка и знака, използван от ответника „Еко България“ЕАД в търговската му дейност съществува степен на сходство от естество да въведе потребителите в заблуждение относно произхода на стоките, които се предлагат за продажба с този знак. Съобразил е, че в заключенията на единичната съдебно-маркова експертиза и на тройната такава, експертите са посочили, че сравнението се извършва само между отличителните елементи на двата знака, като се елиминират онези елементи, които нямат отличителен характер, независимо дали са доминиращи при графичното обективиране, а притежават само описателна функция по отношение на обозначената стока, или на нейните качества, придобити в резултат на особената технология, чрез която е третирана субстанцията, от която е произведена. В случая, за такива указателни елементи в марката на касатора са били преценени думите DIESEL, която указва вида на горивото – дизел - вид фракционна дестилация на нефта и Double Filtered (двойно филтриран, рафиниран), която сочи технологията на производството му, а оттам - и неговото качество, като резултат от приложението щ. САС е съобразил, че и двете заключения са категорични по отношение на това, че споменатите елементи нямат отличителен по отношение на марката характер, а описателен такъв относно вида, качеството, метода на производство (двойна филтрация) и характеристиката на стоката - двойно филтрирано дизелово гориво по смисъла на чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО (отм.), поради което не се възприемат като указание за произхода на стоката от определен търговец, а за такова, отнасящо се до нейните технически характеристики, което дефинитивно не е част от търговската марка, съгласно споменатата норма. Затова САС е намерил за правилна методологията, възприета от единичната и приетата пред въззивната инстанция тройна маркова експертиза, според чиито заключения, сравнението следва да бъде извършено само между отличителните за знаците на двете марки думи, съответно AVIA и AVIO, които освен че имат една и съща етимология, поради еднаквия латински корен на двете думи, създават и еднакви смислови асоциации в съзнанието на релевантния кръг от потребители, а именно гориво, свързано с авиацията, при което броят на буквите и сричките обуславя средна, според единичната и висока, според тройната експертиза степен на сходство между думите. Това следва и от обстоятелството, че разликата в последната буква не е от естество да заличи общия етимологичен произход на сравняваните думи и да създаде впечатление за различен смисъл на двата словни елемента, включително и с оглед смисловия контекст, в който е употребен отличителния словен елемент Avio в знака на ответника. Само този елемент в използвания знак има асоциативен, а не описателен по отношение на стоката характер, поради което единствено той е релевантен за преценката на степента на сходство между сравняваните знаци. Затова въззивният съд е намерил за неоснователен и довода на касатора, че преценката не е била извършена въз основа на цялостното впечатление от знаците на двете марки, като предварително са били изолирани останалите елементи на използвания от „Еко България“ЕАД знак. Елементите с описателен характер - дизелово гориво, двойно филтрирано, не притежават отличителност, независимо от начина на графичното им представяне. Въззивната инстанция е акцентирала, че в заключението на тройната експертиза е било разяснено, че отличителният характер на отделен елемент на търговската марка, не зависи от това дали той е доминиращ в нейното съдържание - фонетично или при графичното обективиране на знака, а от способността му да разграничава обозначените с нея стоки от тези на друг търговец. Такова качество има само словният елемент Avio, доколкото единствено той е фантазийно-асоциативен, докато останалите елементи са описателни по отношение на стоката и не се възприемат като елементи на знак с отличителни функции по отношение произхода на стоки от същия клас. Затова преценката за степента на сходство следва да се извърши само между онези елементи от сравняваните знаци, които по естеството си притежават качеството отличителност. Според САС противното разбиране би довело до лесно заобикаляне на забраната по чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (отм.) чрез комбиниране на идентични или с висока степен на сходство отличителни елементи с множество неотличителни такива, по смисъла на чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО (отм.). Сами по себе си броят на неотличителните елементи и начинът на графичното им представяне, не са от естество да заличат или намалят степента на сходство между отличителните, когато такова е налице. Извън това, съдът е съобразил, че графичното изображение на стилизиран самолет в знака на жалбоподателя с т. нар. „кемтрейл“ (англ. chemtrail- химическа линия), която разделя хоризонтално двата словни елемента DIESEL и Avio, реферира към асоциативния отличителен елемент Avio, поради връзката му с латинския корен на думата - avis – птица, а не към описателния елемент DIESEL, т.е. образното представяне на марката акцентира върху отличителния елемент - Avio, който е фонетично и смислово сходен с този от марката на „Авиа Интернешънъл“- AVIA и определя доминиращото му въздействие при цялостното възприемане на знака, използван от „Еко България“ЕАД. По тези съображения, решаващият състав е кредитирал заключенията на единичната и тройната съдебно-маркови експертизи, че с оглед степента на фонетично, смислово и визуално сходство между отличителните елементи на сравняваните знаци съществува вероятност от объркване на потребителите - както пряко, изразяващо се във възможност за свързване на знака на ответника с марката на ищеца, както и такава за непряко объркване, изразяващо се във възможност за свързване на знака с марката, респ. за предположение от страна на потребителите, че въпросните стоки произхождат от едни и същи или икономически свързани предприятия. Съдът е посочил, че от заключенията на двете експертизи е била установена висока степен на отличителност на марката на ищеца AVIA на територията на Европейския съюз чрез активното щ използване посредством верига от бензиностанции – 851 на брой на територията на ФРГ и със значителен пазарен дял на територията на Франция, където веригата от бензиностанции на „Авиа Интернешънъл“ е втора по големина, а на територията на Р. България дейността се осъществява чрез търговски дружества, регистрирани в Р.България („АВИА България“ООД, „ТТН Комерс“ЕООД и „Уни Енер-джи“ООД) което също според САС увеличава вероятността от объркване на потребителите чрез свързване на знака с регистрираната марка на „Авиа Интернешънъл“. Не е бил споделен доводът на касатора, че с оглед начина на осъществяване на търговията с горива, практически е невъзможно потребителите да останат с впечатление, че продаваното в търговските обекти на „Еко България“ЕАД дизелово гориво произхожда от друг търговец, различен от него, включително и от „Авиа Интернешънъл“. САС се е позовал на заключението на назначената във въззивното производство тройна съдебно-маркова експертиза, което констатира, че характерно за търговията с горива е, че: 1) някои от участниците извършват дейност на всяко ниво от търговската верига: производство-внос; съхранение; търговия на едро и на дребно и 2) е налице висока степен на гъвкавост на доставките, разбирана като взаимозаменяемост на доставчиците, което при използването на сходни марки за означаване на идентични продукти, благоприятства създаването на впечатление у потребителите, че търговците използват идентични доставчици - търговци на едро за съответния вид продукт и да формиране на връзка с по-ранната сходна марка. САС е намерил, че вероятността от объркване на потребителите съществува не само когато възможността за това е пряка, при която високата степен на сходство между знаците е от естество непосредствено да въведе потребителите в заблуждение относно произхода на стоката от търговеца, титуляр на по-ранната марка, така и когато тя е непряка, при която съществува вероятност в съзнанието на потребителя да се създаде убеждение, че продавачът на означената със сходния знак стока и носителят на правата върху регистрираната за същия клас стоки търговска марка са икономически свързани лица, респ., че стоката произхожда от един и същи търговец на едро, или един и същ производител, каквато асоциация потребителят може да направи както при употреба на знака извън търговските обекти, така и при покупка на гориво в бензиностанция, означена със сходния знак. Ето защо осъществяваната от „Еко България“ЕАД търговия на дребно с горива в собствени търговски обекти самт по себе си не изключва възможността за т.нар. „непряко объркване“ на потребителите, т.е. за създаване на впечатление у потребителите за икономическа свързаност между собственика на бензиностанцията, в която се предлага стоката, обозначена със сходния знак и носителя на регистрираната по-ранна марка за същия клас стоки и услуги. По отношение на направеното от ответника правоотблъскващото възражение за общоизвестност на знака на „Еко България“ЕАД, въззивният съд е изложил съображения, че то не е от естество да обуслови отхвърляне на предявените по делото искове за установяване факта на нарушението и неговото преустановяване, тъй като според твърдението на ответника, марката е станала общоизвестна на 20.12.2017 г., т.е. след регистрацията на марката на ищеца „Авиа Интернешънъл“- ЕС (EUTM) с рег.№[ЕИК] – AVIA, извършена на 9.10.2012 г. за същия клас стоки. Заключил е, че възражението за общоизвестност на използвания от „Еко България“ЕАД знак, настъпила след регистрацията на марката, е ирелевантно за изхода на спора по делото, поради което не следва да се обсъжда, дали след като не е приел за съвместно разглеждане инцидентния установителен иск по чл. 50а, ал. 2, т. 1 от ЗМГО (отм.) първоинстанционният съд е следвало да разгледа факта на твърдяната общоизвестност като правоотблъскващо възражение. Предвид изложените съображения въззивният състав е счел, че исковете по чл. 76, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМГО (отм.) са основателни и е потвърдил първоинстанционното решение. За да даде отговор на поставения правен въпрос настоящият състав на ВКС съобрази следното: В цитираните по-горе решения на ВКС и на СЕС се приема, че за да се извърши преценка за вероятност от объркване на потребителите, е необходимо да се вземат предвид следните фактори: отличителният характер на регистрираната марка и нейната разпознаваемост от потребителите; връзката между регистрираната марка и знака, използван от трето лице; идентичността или сходството между по-рано регистрираната марка и използвания от трето лице знак; идентичността или сходството между стоките или услугите. Степента на отличителния характер на марката е от значение, доколкото при по-отличителен характер на регистрираната марка вероятността от объркване на потребителите е по-голяма. Константната практика на СЕС е, че вероятността от объркване трябва да бъде преценявана глобално, като се вземат предвид фактори, относими към обстоятелствата по делото. Общата преценка за визуално, фонетично и концептуално сходство на процесните марки трябва да се основава на цялостното /общо/ впечатление, което оставят марките, като се има предвид и в частност техните отличителни и доминиращи елементи. За преценката на съда е от значение и възприятието на марките от средния потребител на този тип стоки или услуги, като последното има определяща роля в глобалната преценка за вероятност от объркване. Настоящият състав на ВКС споделя така дадения в посочената практика отговор на правния въпрос. По оплакванията за неправилност на обжалваното решение на САС: Предвид отговора на поставения правен въпрос въззивното решение е неправилно. При обсъждане на заключенията на вещите лица при първоначалната експертиза и депозираната пред въззивната инстанция тройна съдебно-маркова експертиза апелативният съд е кредитирал водещия им извод, че сравнението между двата конкуриращи се знака следва да се извърши единствено между отличаващите ги словни елементи, съответно фигуриращите в тях думи AVIA и AVIO. Останалите елементи – словни и графични, са били квалифицирани като нямащи отличителен характер и притежаващи само описателна, респ. асоциативна функция. Изключително въз основа на съпоставка на фонетично, смислово и визуално сходство между отличителните елементи на сравняваните знаци е бил направен краен извод за съществуване на вероятност за пряко объркване, изразяващо се във възможност за свързване на знака (знаците) на ответника с марката на ищеца, както и на вероятност за непряко объркване, изразяващо се във възможност за свързване на знака с марката, респ. за предположение от страна на потребителите, че въпросните стоки произхождат от едни и същи или икономически свързани предприятия. Въпреки поставените във въззивната жалба въпроси от настоящия касатор към тройната СМЕ с оглед спецификата на регистрираната марка на ищеца и заявената за регистрация и използвана от ответника марка – комбинирани, както и с оглед установеността на този факт от решаващия съд, последният е кредитирал заключението на вещите лица, разглеждайки някои от компонентите отделно, без да обсъди цялостното впечатление, което знаците оставят. В случая от значение е комбинацията от знаци, които съставят конфликтните марки – словни елементи, фонетично звучене и свързване на думите, разположение, образни елементи, графични и цветови знаци. Дори и когато отделен елемент може да бъде разпознат като имащ конкретен отличителен характер, двата знака трябва да бъдат сравнявани в тяхната цялост и както експертите, така и решаващият съдебен състав не следва да ограничават преценката си до техните индивидуални характеристики. Допуснатото от въззивния съд съществено процесуално нарушение не позволява да се обоснове категоричен краен извод относно съществуването на идентичност или сходство на двете марки, което да създава вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка. Констатираното касационно основание налага отмяна на въззивното решение и връщане на делото на САС за ново разглеждане на спора от друг състав, на осн. чл.293, ал.3 ГПК при извършване на анализ на доказателствата съобразно дадените указания, като при необходимост от специални знания бъде поставена допълнителна задача на вещите лица. При новото разглеждане следва въззивният съд да обсъди значението на нововъзникналото обстоятелство, за което се представя доказателство – пренасяне на развилото се производство по опозиция на осн. чл.52 ЗМГО пред административния съд. С оглед изхода от спора въззивният съд ще следва да присъди и направените по делото разноски за всички инстанции. Водим от горното, съставът на ВКС, I т.о. Р Е Ш И : ОТМЕНЯ решение № 512/09.08.2021г. по т.д. № 227/2021г. на САС. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: