14
Р Е Ш Е Н И Е
№ 215/2013
[населено място] ,08.08.2014 год.
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ,първо търговско отделение,в открито съдебно заседание на двадесет и пети ноември ,през две хиляди и тринадесета година,в състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ:НИКОЛА ХИТРОВ
ЧЛЕНОВЕ:ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА
РОСИЦА БОЖИЛОВА
при секретаря Наталия Такева и като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 1023/2012 год.,за да се произнесе съобрази следното :
Производството е по чл.290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма] против решение № 1347 / 20.07.2012 год. по т.д.№ 3901 / 2011 год. на САС,ТО,3 състав , с което е потвърдено решение № 616 / 24.06.2011 год. по т.д.№ 1806 / 2008 год. на СГС, ТО , VІ – 2 състав . Със същото са отхвърлени предявените от касатора против ответниците - [фирма],Д. Д. Д. и Д. Д. Д. /последните двама учредители и съдружници понастоящем в [фирма]/ субективно и обективно кумулативно съединени искове както следва: 1 / срещу ответниците Д. Д. и Д. Д. – с правно основание чл.76 ал.1 т.1 вр. с чл.73 ал.1 т.1 вр. с чл.14 ал.1 ЗМГО – за установяване нарушение правото на ищеца върху търговската му марка S. - комбинирана, с рег. № 65 823 от 14.07.2003 год.,за стоки и услуги от класове 6,9, 19, 35 ,37, 39 от МКСУ, чрез недобросъвестно заявяване за вписване в търговския регистър на фирмено наименование „С.”, сходно на марката на ищеца S. - рег.№ 50706 / 29.03.2005 год. и 2 / срещу ответника [фирма] - с правно основание чл.76 ал.1 т. 1 и т.2 вр. с чл. 73 ал.1 вр. с чл.13 ал.2 т.2 и т.4 ЗМГО - за установяване осъществявано от същия ответник нарушение на правото на ищеца върху търговска марка S. - комбинирана,с рег.№ 65 823 от 14.07.2003 год.,за стоки и услуги от класове 6 ,9, 19, 35 ,37, 39 от МКСУ, и преустановяване на същото нарушение,изразяващо се в : недобросъвестно / в несъответствие с честната търговска практика / ,без съгласие на ищеца, използване в търговската дейност на дружеството на сходен на търговската марка на ищците знак - S.,регистриран като търговско наименование /фирма/ и ползван като търговско име на ответното дружество [фирма] и за обозначаване на търговския му обект /офис/, за продажба на идентични на произвежданите и предлагани от [фирма] стоки / блиндирани,гаражни и интериорни врати/ и предлагане на идентични на предлаганите от ищеца услуги /монтаж,поддръжка и ремонт на врати/, за които е регистрирана марката на ищеца,вкл. чрез ползването на знака в търговски книжа, реклами , визитки .Касаторът навежда доводи за недопустимост на въззивното решение, по чиято неоснователност съдът се е произнесъл в определението си по чл.288 ГПК.Същият атакува въззивното решение и като неправилно,предвид допуснати от съда съществени нарушения на съдопроизводствените правила - неизготвен самостоятелен доклад , необсъждане на всички наведени от ищеца доводи,касаещи начините на използване на регистрираното търговско наименование с функциите на знак,обозначаващ предлагани стоки и услуги от същото дружество, несъобразяване на всички събрани по делото доказателства-чл.235 ал.2 ГПК и чл.236 ал.2 ГПК,неоснователно неприемане на писмени доказателства, в нарушение на чл. 266 ал.2 и ал.3 ГПК, както и като постановено в нарушение на материалния закон - пар.1 т.15 от ДР на ЗМГО относно тълкуване понятието „ фирма „ за целите на чл.26 ал. 3 т.6 ЗМГО – в аспект на приетите по делото противоречиви заключения на съдебно-марковите експертизи досежно значение на обозначението L..,съпътстващо знака S. ,съставляващ търговското наименование на ответното дружество,при използването му в реклами , търговски книжа и кореспонденция на [фирма], както и в търговската реклама на търговския обект на дружеството.Наведен е и формален довод за необоснованост, но с изложение кореспондиращо с касационен довод за постановяване на решението в противоречие с материалния закон, предвид неправилно тълкуване нормата на чл.14 т.1 вр. с чл.13 ал.1 т.2 ЗМГО вр. с чл.8 от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост .
Ответните страни - [фирма], представлявано от управителя и самостоятелна страна в производството Д. Д. ,същият в лично качество и Д. Д. - оспорват касационната жалба. Д. Д. и Д. Д. намират правилен , като съобразен с материалния закон - чл.73 ал.1 вр. с чл.13 ал.1 ЗМГО и непротиворечащ на чл.14 т.1 ЗМГО извода за неоснователност на предявените срещу тях искове, тъй като регистърното производство по вписване наименование на дружеството не съставлява търговска дейност и действията им като учредители и заявители на вписването на търговското дружество не би могла да бъде санкционирана по реда на преждепосочените разпоредби.Всяка от ответните страни не споделя за доказани и основателни доводите на касатора за постановяване на въззивното решение при съществено нарушение на съдопроизводствените правила,в противоречие с материалния закон и необоснованост.Противопоставят се на формулирания от ищеца петитум на иска по чл.76 ал.1 т.2 ЗМГО – за преустановяване нарушението със съдържание: „ да забраните на ответника [фирма] да използва в търговската си дейност знака S. като наименование на търговски обект и / или фирмено наименование „, тъй като противоречи на закона – чл.14 т.1 ЗМГО.
С определение № 677 / 29.07.2013 год. касационното обжалване е допуснато по материалноправният въпрос : „ за обхвата на дължимата преценка за недобросъвестност при използване в търговската дейност на регистрирано търговско наименование,съдържащо знак,идентичен или сходен с по–рано регистрираната търговска марка „,обоснован с допълнителния селективен критерий по чл.280 ал.1 т.1 ГПК,поради противоречие на въззивното решение с възприетото в реш.№ 154 / 08.12.2009 год. по т.д.№ 194/ 2009 год. на ВКС, ІІ т.о. Правният въпрос, по който е допуснато касационното обжалване и отговор на който е даден с това решение е: налице ли е недобросъвестно поведение по смисъла на чл.14 т.1 ЗМГО, когато като търговско наименование се регистрира чужда търговска марка и съответната приложимост на чл.73 ал. 1 вр. с чл.13 ал.2 ЗМГО.
По правния въпрос :
Видно от мотивите на реш.№ 154 / 08.12.2009 год. по т.д.№ 194 / 2009 год. на ВКС, ІІ т.о.,касационният състав е приел, че за установяване нарушение на правото на търговска марка не е достатъчно регистрирането на търговско наименование,съдържащо знак - идентичен или сходен с регистрираната по-рано търговска марка / или част от нея /.Изхождайки от конкретните обстоятелства,определящо за наличието на нарушение , според състава, се явява недобросъвестното използване на търговското наименование в търговската дейност на регистриралото знака като търговско наименование дружество,за идентични или сходни стоки / аналогично и за услуги / на тези, за които е регистрирана марката, по начин,създаващ вероятност от объркване на потребителя,предвид допускане връзка между знака, регистриран като търговско наименование и произвежданите и предлагани от нарушителя стоки или услуги , а от тук вероятността за свързването му с марката,накърнявайки по този начин присъщата й функция по обозначаване на произход,с цел извличане на облага от отличителния й характер или добрата й репутация. В същото решение съдът е приел, че липсва нарушение по смисъла на чл.73 ал.1 вр. с чл.13 ал.1 ЗМГО на правото върху търговска марка,след като търговското наименование не се ползва за обозначаване на самите предлагани стоки.
В практиката на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар,респ.на съдебните институции на Общността, „недобросъвестността” се е утвърдила именно като понятие противоположно на понятието „ добросъвестност „ / с което борави и чл.14 т.1 ЗМГО / и по същество се изразява в нечестна практика,изключваща всяко почтено намерение.Формулировката й е обоснована в производства по установяване недобросъвестност при подаване заявка за регистрация на търговска марка.Според настоящият състав формулировката е съответно пригодима и към хипотезите на недобросъвестно използване на регистрирано фирмено наименование,като би придобила следния смисъл : Недобросъвестност би била налице, когато лицето регистрирало фирмено наименование знае или е било длъжно да знае за притежавано от друг правен субект право върху търговска марка,идентична или сходна с регистрираното фирмено наименование,регистрирана за идентични или сходни стоки и/или услуги на осъществяваните от регистриралия идентичното или сходно фирмено наименование търговец, като знанието му е съпътствувано с намерение да увреди притежателя относно ползването на притежаваната търговска марка или поне допуска в представите си подобно увреждане,с цел извличане на собствена имуществена изгода или друг личен интерес. Касае се за поведение в противоречие с добросъвестната търговска практика и добрите нрави,при което регистриралият фирмено наименование търговец знае за обстоятелствата, причиняващи противоправния резултат и желае или допуска неговото настъпване.Съгласно практиката на ВКС „ недобросъвестността „ следва да бъде преценявана поотделно и конкретно във всяка конкретна хипотеза, с оглед конкретните обстоятелства и конкретното поведение на конкретния правен субект / така опр. 404 от 23.06.2009 год. на ВКС по т.д. № 349 от 2009 год. на І г.о. на ТК , също реш. С 529 от 2007 год. на Съда на Европейските общности - делото L. & S. AG v. F. H. G. ./.
Следователно, в съответствие с дадения в реш.№ 154 / 08.12.2009 год. по т.д.№ 194/ 2009 год. на ВКС, ІІ т.о. отговор и тук наведените съображения за понятието „недобросъвестност„, вкл. съобразно решение на Съда на европейските общности от 11.09.2007 год. по дело С 17 / 06 / C. S. v/s C. SA,с тълкувателен относно приложението на чл.5 пар.1 б.”а” и чл. 6 пар. 1 б.”а” от Първа директива 89 / 104 на ЕИО характер,отговорът на поставения правен въпрос е : Простото регистриране на търговско /фирмено/наименование,идентично или сходно на притежавана от друг правен субект търговска марка , за идентични или сходни стоки и/ или услуги с тези – предмет на търговската дейност на регистриращия фирменото наименование търговец , не изчерпва състава на нарушение правото на търговска марка по смисъла на чл.13 ал.1 ЗМГО.Такова ще е налице в случай,че начинът на използване на регистрираното фирмено наименование е от естество да накърни присъщите на търговската марка функции, а именно: използвано е по начин,свързващ го с предлаганите стоки/услуги - придаващ му характеристика на знак за тяхното индивидуализиране по произход и създаващ вероятност от объркване на потребителя,която включва възможност за свързване на фирменото наименование използвано като знак и търговската марка.За да съставлява нарушение по чл.13 ал.1 ЗМГО следва използването на регистрираното фирмено наименование по преждепосочения начин да е недобросъвестно: регистриралият го търговец знае или е бил длъжен да знае за правата на притежателя на търговската марка и желае или допуска настъпването на противоправните последици - объркване на потребителя относно действителния произход на стоките/услугите или свързване знака / фирмено наименование / с марката.Използването в съответствие с честната производствена и търговска практика предпоставя задължение за лоялност по отношение законните интереси на притежателя на дадена марка / решение на Съда на европейските общности от 11.09.2007 год. по дело С 17 / 06 / C. S. v/s C. SA ,препращащо към решениe по дело A.-B. /. Недобросъвестността следва да бъде преценявана поотделно и конкретно във всяка конкретна хипотеза, с оглед конкретните обстоятелства и конкретното поведение на конкретния правен субект.
Върховен касационен съд,първо търговско отделение, в съответствие с доводите и възраженията на страните и съобразно правомощията си по чл. 290 ал.2 и чл. 293 ГПК,намира за установено следното:
Производството е образувано по активно кумулативно и пасивно субективно съединени искове по чл.76 ал.1 т.1 и т.2 вр. с чл. 73 ал.1 вр. с чл.13 ал.2 т.2 и т.4 и чл.14 т.1 ЗМГО.Ищецът [фирма] твърди,че ответниците нарушават правото му върху регистрирана търговска марка № 50706/29.03.2005 год., заявена на 14.07.2003 год. в Патентно ведомство на Република България,с покровителствен 10-годишен срок течащ от същата дата,за стоки и услуги от класове 6,9,19,35,37 и 39 по МКСУ, регистрирайки търговско наименование „С. „ и използвайки същото като словен знак – S. – в качеството му на търговско име и за обозначаване на търговски обект. С това име и в търговския си обект ответното дружество предлага и продава идентични на продаваните от ищеца стоки / блиндирани, интериорни и гаражни врати / и предлага идентични на предлаганите от ищеца услуги / монтаж, поддържане и ремонт на врати / ,с което въвежда в заблуждение релевантния потребител относно действителния произход на стоките и услугите и накърнява присъщата на търговската марка функция по указване на произход и гарантиране,че стоките и услугите произхождат,съответно качеството им се контролира от предприятието,притежател на търговската марка или икономически свързано със същото лице.Спрямо ответниците – физически лица – Д. Д. и Д. Д. ищецът релевира като нарушение самото недобросъвестно,според него, заявяване за регистриране на фирменото наименование.Уточнение на тези искове съставлява молба вх.№11 697 / 13.03.2009 год.,като последващото уточнение с молба вх.№ 47 660 / 25.06.2010 год. изобщо не визира като обект на нарушението фирменото наименование на ответното дружество,а използване търговската марка на ищеца. Сочените от ищеца действия на физическите лица следва да се възприемат като обстоятелствена част по обосноваване твърдението за „ недобросъвестност „ ,както това е изведено в първото уточнение от 13.03.2009 година.
За да потвърди първоинстанционното решение въззивният съд е препратил,на основание чл.272 ГПК,към мотивите му.Те,обаче,не съдържат фактически констатации и правни изводи относно всички наведени от ищеца аспекти на осъществявано нарушение на правото му върху регистрирана търговска марка S. , а именно:чрез ползването му върху рекламна табела,обозначаваща търговския обект на ответното дружество / т.е. като наименование на търговски обект / в който се предлагат идентични на тези за които е регистрирана марката на [фирма] стоки и услуги. Във въззивната жалба [фирма] изрично е навело довод за липса на мотиви относно така заявения начин на ползване на регистрираното фирмено наименование,като увреждащ основната функция на търговската марка, указваща произхода на стоки и услуги и предоставящи на ответника възможност за неправомерно облагодетелстване от добрата репутация и отличителност на търговската марка.Въззивният съд не е изложил,в съответствие с чл.269 ГПК и изричните доводи на страната,самостоятелни съображения по същите. Основният извод – че ответното дружество ползва фирменото си наименование само с функцията на търговско име - е направен без съответен анализ на сходството на знака и регистрираната марка и преди всичко - без коментар относно твърдението за недобросъвестност при ползването му,предвид обстоятелствата по съществуващо между ЕТ „Д. Д.„ и [фирма] предходно многогодишно правоотношение по договор за търговско представителство на същите стоки / приключило на 02.09.2007 год. /.За да възприеме становището, че ответното дружество ползва знака само в качеството на търговско име, въззивният съд се е позовал на използването му върху издавани от дружеството фактури и във фирмения печат в съответствие с регистрацията му – на български език,съвместно с допълнителни указващи на конкретния правен субект обозначения като адрес, телефон , както и използването му в друга / неиндивидуализирана от съда / документация,наред с дистрибутираните от дружеството чужди марки.Позовава се на неустановено обозначаване на стоки – чуждо производство със знака S..Съпътстващото обозначение L..,сочещо вида на търговското дружество,въззивният съд е коментирал в аспект на релевантния кръг потребители на стоките, които стоки и предвид спецификата си - за осигуряване срещу риска от кражба - предпоставят завишено внимание при избора на продукта. Това внимание изключва, според въззивния съд,възможността за грешка относно произхода на стоките,при внимателния,информиран,наблюдателен и предпазлив потребител,с оглед съпътстващата ясна индикация за дистрибуторската търговска дейност на [фирма].Значението на добавката,обаче,не е разгледано спрямо релевирания начин на ползване на знака и върху рекламна табела на търговски обект,както и по отношение предоставянето на услугата по монтаж на стоки - чуждо производство, осъществяван и от ответното дружество. По отношение исковете срещу ответниците физически лица следва да се приеме за споделен от въззивният съд мотива на първоинстанционния,че за уважаване на исковете е необходимо установяване всеки от тях, в лично качество да е осъществявал търговска дейност - идентична или сходна на тази на ищеца, в рамките на която да е използвал знака S.,увреждайки интересите на маркопритежателя,каквито доказателства няма
По основателността на касационната жалба :
Въззивното решение е постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила – непроизнасяне по всички въззивни доводи на [фирма] ,в противоречие с чл. 269 пр. второ ГПК, респ. несаобразяване всички събрани по делото доказателства, вкл. свидетелски показания, обяснения на Д. Д. и Д. Д. и заключенията на съдебно - марковите експертизи,след цялостен аргументиран анализ, в съответствие със задължението по чл.202 ГПК. Решението е в противоречие и с материалния закон - чл.13 ал.1 т.2 вр. с чл.14 т.1 ЗМГО, като не са изследвани всички изискуеми,съгласно преждеизложения отговор на правен въпрос,предпоставки за установяване на нарушение по чл.13 ал.2 вр. с чл.14 т.1 ЗМГО .
В поредността на посочените предпоставки : Не се спори относно регистрацията на процесната търговска марка на ищеца,като ответниците единствено противопоставят факта, че същата е регистрирана / макар да е заявена предходно / след търговската регистрация на [фирма].Тъй като фактическият състав на нарушението предпоставя недобросъвестност,установяването на такава изключва приложението на чл.13 ал.3 ЗМГО,според който изключителното право на маркопритежателя е противопоставимо на трети добросъвестни лица от датата на публикацията на регистрацията на търговската марка и спрямо ответниците противопоставимостта на регистрираната от ищеца търговска марка би била считано от заявяването й за регистрация, предхождащо регистрирането на търговското наименование на ответното дружество / арг. и от чл.26 ал.3 г.6 ЗМГО /. Установява се от анализа на съдебно-марковите експертизи,че ищецът и ответното дружество осъществяват идентична търговска дейност по монтаж, поддръжка и ремонт на врати / клас 37 по МКСУ/ ,като за разлика от ответника ищецът и произвежда врати.По отношение преценката на идентичност / сходство на фирменото наименование като знак и регистрираната от ищеца търговска марка са приети противоречиви в изводите си две тройни съдебно-маркови експертизи.Няма противоречие в експертизите относно доминиращия, носещ смислово елемент в знака и марката - думата S.,но с оглед съпътстващите елементи в знака и марката са обосновани противоречиви изводи.Анализирайки заключението на тройната експертиза на вещи лица П., Ш. и Ц.,към чието становище се присъединява с особено мнение и в.л. Д. от последващата тройна експертиза с вещи лица Д., Х. и П.,настоящият състав установи противоречие.От една страна,изследвайки визуално, фонетично и смислово сходство между знака и марката, експертизата приема средна / за визуалното / , по-ниска степен /за фонетичното / и липса на смислово сходство,изхождайки основно от добавката,обозначаваща правно-организационната форма на ответното дружество, изписвана редом с думата S. – L... На тази база преценява,че цялостното възприемане на знака и марката изключва сходство от такава степен, че да предпостави объркване у потребителя, тъй като именно добавката L.. насочва към ползването на знака като фирмено наименование.Следователно експертизата придава на добавката еднаква на думата S. същественост в рамките на целия ползван от ответното дружество знак,въпреки по-сетне посочената „ голяма степен на сходство „ между марката и знака, с оглед силно доминиращият словен елемент S. и въпреки позоваването , съгласно Правилата на O. G. – S. of signs 5.3.1 на приложимо в европейската практика правило, че правните добавки, като описателни / по-сетне в изложението на експертизата потвърден този характер на обозначението L../ нямат легална маркова отличителност и следователно не могат да доминират. Немотивирано, по мнение на настоящия състав,е посочено,че в конкретния случай правната добавка винаги ще бъде забелязана и отчитана. Не би била без значение и идентичната правно-организационна форма на двете дружества – ищец и ответник.Вероятността от объркване се преценява не при едновременно сравняване и разграничаване на марките.При това потребителят възприема марката като цяло и не анализира детайлите й.Марките се запомнят с общото впечатление или с някой елемент,който привлича вниманието.Съществено е да се държи сметка за сходството , а не за различията , защото сходството е което остава в паметта и се възстановява във въображението на потребителя. Крайният извод на експертизата остава необоснован вкл. с оглед цитираните от същата правила при анализ на сходство : че средният потребител рядко има възможност да прави директно сравнение между различните марки / респ. знак и марка / , а трябва да се доверява на неясния спомен за тях , който пази в паметта си / E. S. parа. 23; L. S. parа.25,26/ ; че в зависимост от условията на конкретния случай може да се приеме наличие на сходство предпоставящо възможност за объркване на потребителя и само въз основа на доминирането и силата на един от елементите на знака / марката / R 251 / 2000 – 3 , T. board of A. , M. / M. parа.28 / - в случая думата S. отчетена като силно доминираща ; че и по-ниска степен на сходство на марката и знака би могла да предпостави объркване на потребителя при висока степен на сходство и идентичност на предлаганите стоки и услуги. Основният извод за невъзможността за объркване вещите лица обосновават с ползването на фирменото наименование S. L.. редом с фирмени знаци / логота / на чуждестранни търговски дружества – производители на врати,с които ответното дружество търгува – D. Y. H. Y. L. и H. H.,при наличие на данни , че такова съвместяване има и при ишеца.По мнение на експертизата, тези съпътстващи логота категорично насочват на дистрибуторската функция на дружество с посоченото наименование S. и са ясна индикация,че то търгува с чужда продукция,а не обозначава с този знак свои стоки.Това безспорно е така, но не е отграничен начин на ясно индикиране произхода на предлаганите от [фирма] услуги по монтаж на врати.Добавката в търговската марка на ищеца – „Лидерът в солидните врати„,вкл.разделянето на буквите на думата S. в самостоятелни сини правоъгълници ,в последният от който се намира и девизът – са отчетени като характерна визуална отличителност на марката,асоциативен нейн компонент, но неподкрепяща възприемането на словния знак S. като обозначение на правен субект.Последното настоящият състав не споделя, тъй като съдържанието на девиза е нарицателно именно за субект , какъвто не би могло да се възприеме друг извън съдържанието на марката, освен такъв с наименование S..В този смисъл съдът не споделя еднозначната смислова концепция на марката на ищеца според експертизата – послание до потребителите за солидни , здрави , сигурни врати,без качеството на указание за фирменото наименование на предлагащия стоките / услугите търговец.Дори указанието L.. във фирменото наименование на ответника да не бъде пропуснато от информирания, наблюдателен, внимателен и предпазлив потребител , както счита тройната експертиза,идентичността на организационно - правната форма на ищеца не предпоставя еднозначен,сигурен за потребителя извод за различен от същото дружество търговец. Напротив, мнозинството на втората тройна експертиза е подчертало визуалното - цветово и графично сходство между марката и знака,приемайки че именно изписването му само на английски език, вместо и задължително на български език, със специфичен шрифт – уголемени бели букви на син фон,при това идентично визуализиране навсякъде,а не инцидентно, както и присъствието редом на други марки / преждепосочените на чуждестранни производители на врати / подсилва впечатлението за обозначаващ стока / услуга знак, независимо от добавката за правно-организационна форма. По начало експертизата намира,в съответствие с посочената и от другата експертиза възможност, съобразно приложимите правила на O.,че високата степен на сходство като цялостно впечатление е изводимо от доминиращия съществен елемент S. , напълно идентичен за марката и знака, идентичното цветово решение и сходна графика / син разтеглен правоъгълник в който е вместен словния елемент.Предвид идентичността на услугите / клас 37 / и свързаността им със стоките , за които е регистрирана марката на ищеца и сходството на знаците, експертизата споделя вероятност от объркване по отношение произхода, т.е. възможност за потребителя да се заблуди, че в магазина , означен с рекламна табела S. L.. се предлага продажба и монтаж на врати,извършвани като услуги от ищеца или от икономически свързано с него лице.Идентичното използване на знака в рекламни материали и търговски книжа на ответното дружество, предпоставя възможност за подобно объркване и без пряката връзка със стоките, предлагани за продажба и монтаж / така т.23 от решение на Съда на европейските общности от 11.09.2007 год. по дело С 17 / 06 / C. S. v/s C. SA / . Очевидно е,че ответното дружество изписва фирменото си наименование не по начина ,ползван върху рекламна табела и в рекламни материали и търговска кореспонденция,само в случаите когато целта му е единствено идентифициране като правен субект - счетоводна документация,фактури.
Тези съображения, в съответствие с невъзприетите тези на първата тройна експертиза,мотивират настоящият състав да сподели извода за наличие на сходство, водещо потребителя до заблуждение относно това ,че в търговския обект,обозначен с фирменото наименование на ответното дружество се предлага монтаж на врати от ищцовото дружество.Действително,както е посочила първата тройна експертиза, при избора на блиндирани врати,предвид функцията им- гаранция срещу риска кражба,релевантния потребител е със завишено внимание относно избора на врата,респ. относно нейния произход.Не е обоснован от експертизата,обаче,идентичен извод за завишено внимание досежно осъществимия монтаж ,ремонт и поддръжка.Още повече, че по отношение на интериорните врати по начало експертизата сочи нормален, а не завишен интерес на потребителя.Възможността за объркване следва да се отчете и предвид начина на ползване търговската марка на ищеца, установен от първата тройна съдебно-маркова експертиза:в отделни случаи и само в частта,ограничена до знака S.,без девиза „ Лидерът в солидните врати„,вкл. върху търговски обект,при това с идентично разположени чужди марки и логота на чуждестранни производители, чиито продукти ищецът монтира / т.3 на всяка от тройните експертизи /,т.е. еднозначно на начина на рекламиране на ответното дружество.
Относно самите стоки / врати / разпитаните свидетели на ответника / Д. и Б. /,както и самите вещи лица при оглед на търговски обекти на [фирма], безпротиворечиво потвърждават, че всяка от мострите разположени вътре в търговския обект е обозначена със знак на производителя си,като ищецът не е представил доказателства за противното,нито за това ответникът да произвежда собствени и предлага същите врати със знака S.. По отношение услугата монтаж, обаче, ответникът не противопостави доказателства за индивидуализирането й по произход вътре в обекта по начин, достатъчен да даде представа на потребителя относно действителния й произход.
Ответниците възразяват, че липсват доказателства за конкретните начини на ползване на фирменото наименование като наименование на търговски обект, както и в търговската кореспонденция и рекламни книжа на [фирма].В тази връзка настоящият състав намира,че назначените експертизи са работили върху предоставени от самия ответник търговски книжа и реклами, без ответниците да са оспорили описанието дадено от вещите лица.По делото е налице и неизключена като доказателство презентация на ответното дружество,както и снимки на търговски обекти на дружеството,въз основа рекламните табели на които са обосновани изводите на втората тройна експертиза. Макар изхождайки от конкретен търговски обект в [населено място],в аспект на доводите си за недобросъвестност,ищецът не е ограничил исканата забрана на нарушението по отношение единствено на този обект, поради което и предвид неоспорването на приложените от вещо лице Д. снимки на търговски обекти на ответното дружество, нито направено оспорване за неидентичност на използването с това преценено от първата съдебно-маркова експертиза, настоящият състав намира като достатъчно за кредитиране изводите им.
Независимо от използването по начин,предпоставящ объркване на потребителите, наличието на нарушение по чл.13 ал.2 т.2 и т.4 от ЗМГО чрез използване на регистрирано търговско наименование ще е налице само ако ползването е извършено в противоречие с добросъвестната търговска практика.Настоящият състав намира, че недобросъвестност в случая и съгласно даденото по-горе определение за същата,е налице , при кумулативната преценка на следните обстоятелства :1/ Ответниците - физически лица,учредители и съдружници в [фирма] са в дългогодишни търговски отношения с ищцовото дружество:Д. Д., като собственик на ЕТ „Д. Д.„ и търговски представител по сключен със [фирма] договор за търговско представителство , а Д. Д. - като негов пълномощник, ангажирани с идентична търговска дейност – продажба и монтаж на врати производство на ищеца и други производители,както сочат събраните по делото свидетелски показания; 2/По време на действие на договора за търговско представителство и до 27.06.2004 год.,когато изтича покровителственият й срок, [фирма] е притежател на търговска марка „S. 55 „ / свидетелство №25919 на ПВ от 05.06.1995 год./ - стр.41–43 по номерацията на делото; 3/ Ответниците предприемат регистрация на [фирма] към времето на изтичане покровителствения срок на тази марка; 4/Самият избор на точно това наименование,както и организация на идентична на осъществявана от ищеца дейност по продажба на врати – чуждо производство и монтаж на същите от ответното дружество,с първоначално идентично с местонахождението на търговското представителство в [населено място] местонахождение /макар недоказана пълна идентичност на помещенията, но предвид фактическата им близост,в една и съща сграда – св.Д.; мотивите на решенията на КЗК и ВАС не са обвързващи за настоящия съд / навеждат на основателно съмнение за възнамерявано извличане на изгода от вече наложилото се присъствие на марката на ищеца на пазара в [населено място];5/Доколкото регистрацията на ответното дружество е предприета при изтичане покровителствения срок на предходната търговска марка на ищеца, изхождайки от дългогодишното му присъствие на пазара и нормалната за всеки търговец грижа за запазване правата му върху вече наложила се търговска марка,ответниците – учредители на [фирма] са били длъжни да проверят извършени от ищеца постъпки за заявяване на нова търговска марка, съдържаща означението С. / още повече и към 2004 год., съгласно чл.36а от ЗМГО заявките за регистрация се публикуват в бюлетина на Патентното ведомство /,както и да допуснат, че ползването на идентично търговско име и наименование на търговски обект,особено имитирайки чрез специфичен шрифт и графичен дизайн марката на ищеца , би било от естество да накърни интересите му относно осигуряване на еднозначна представа у потребителите, че единствено той, под това - идентично и за двете дружества в отчетливата за потребителя част S. - фирмено наименование, включено в състава на самата търговска марка,предлага,продава и монтира врати;6/От изключително значение за недобросъвестността на използването на фирменото наименование е именно изборът на идентично цветово оформление – бяло–синьо и сходно графичното оформление на регистрираната марка – бели удебелени плътни букви върху син фон, оформен в правоъгълник.Като цяло ответното дружество, чрез действията на управляващите го Д. Д. и Д. Д. е демонстрирало явна нелоялност към законните интересите на маркопритежателя – ищец.
Следователно,предявените искове по чл.76 ал.1 т.1 и т.2 вр. с чл.13 ал.2 т.2 и т.4 ЗМГО следва да бъдат уважени срещу ответника [фирма],който правен субект се явява автор на нарушението, независимо от обосноваването му със знание и действия на съдружниците и учредители на същото – Д. Д. и Д. Д.. Исковете по чл. 76 ал.1 т.1 ЗМГО срещу последните двама правилно са отхвърлени. Ищецът не установява осъществявана от всеки от двамата самостоятелна търговска дейност,идентична или сходна на осъществяваната от ищцовото дружество . Самата регистрацията на фирмено наименование, което и с оглед обстоятелствата би могло да предпостави наличието на нарушение по смисъла на чл.13 ал.2 т.2 и т.4 вр. с чл.14 т.1 ЗМГО, не е съставомерно деяние.Единствено използването по начина посочен в отговора на материалноправния въпрос по делото,би обусловило пасивната им материалноправна легитимация .
Водим от горното,Върховен касационен съд,първо търговско отделение,на основание чл.293 ал.2 ГПК
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯВА решение № 1347 / 20.07.2012 год. по т.д.№ 3901 / 2011 год. на САС,ТО,3 състав , в частта в която със същото е потвърдено решение № 616 / 24.06.2011 год. по т.д.№ 1806 / 2008 год. на СГС, ТО , VІ – 2 състав, в частта в която са отхвърлени предявените от [фирма] против [фирма] искове с правно основание чл.76 ал.1 т.1 и т.2 вр. с чл. 73 ал.1 вр. с чл.13 ал.2 т.2 и т.4 ЗМГО, както и в частта по присъдени в тежест на [фирма] разноски над сумата от 7 750 лева в първа инстанция и в размер на 450 лева,присъдени в полза на [фирма] във въззивна инстанция и вместо това ПОСТАНОВЯВА :
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.76 ал.1 т.1 вр. с чл.13 ал.2 т.2 и т.4 ЗМГО, че [фирма] използвайки регистрирано фирмено наименование [фирма] в транскрипция на английски - S. L.. , като рекламна табела на търговски обекти и в търговските си книжа и рекламни материали, в противоречие с добросъвестната търговска практика ,нарушава правото на [фирма] върху търговска марка S. - комбинирана,с рег.№ 65 823 от 14.07.2003 год.,за услуги в клас 37 от МКСУ.
ОСЪЖДА [фирма], на основание чл.76 ал.1 т.2 ЗМГО да преустанови нарушението, като прекрати използването на регистрираното си фирмено наименование по установения начин за обозначаване на търговските си обекти /офиси/, предлагащи идентични на предлаганите от [фирма] услуги в клас 37 МКСУ / монтаж, поддръжка и ремонт на врати и защитни устройства за тях /,вкл.като преустанови идентично използване на знака в търговските си книжа и реклами .
ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му обжалвана част.
ОСЪЖДА [фирма] на основание чл. 81 вр. с чл. 78 ал.1 ГПК да заплати на [фирма] понесените за касационното производство разноски,съобразно уважена към отхвърлена част от претенциите, в размер на 1 555 лева.
ОСЪЖДА [фирма],на основание чл.78 ал.3 ГПК да заплати на Д. Д. разноски за настоящото производство – адвокатски хонорар от 500 лева .
Решението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЧЛЕНОВЕ :
|