6 Р Е Ш Е Н И Е №194 София.30.10.2013 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в публичното съдебно заседание на двадесет и трети октомври две хиляди и тринадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА БОНКА ЙОНКОВА при секретаря Ирена Велчева изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова т.дело № 2274/2013 година Производството е по чл.290 ГПК. С определение № 467 от 01.07.2013 г. по т.д. № 2274/2013 г. е допуснато касационно обжалване на решение № 1942 от 06.12.2012 г. по т.д. № 1060/2012 г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 6 състав, в обжалваната от „Б. К. К.”, САЩ, част, с която е обезсилено решение № 16 от 03.01.2012 г. по гр.д. № 1362/2009 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-2 състав в частта за отхвърляне на предявените срещу [фирма] и [фирма] искове с правно основание чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО във вр. с чл.124 ГПК за установяване на факта, че [фирма] е действал недобросъвестно при подаване на заявка вх. № 98041869N/16.04.1998 г. за регистрация на търговска марка „B. K.”, регистрирана на 19.05.1999 г. с рег. № 7519У и са оставени без разглеждане исковете. Касационното разглеждане е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.2 ГПК по въпроса, касаещ допустимостта на установителния иск по чл.124, ал.4,, изр.2 ГПК, във вр. с чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО. К. - ищец „Б. К. К.”, търговско дружество, учредено и регистрирано съгласно законите на САЩ, Флорида, чрез процесуалния си пълномощник, поддържа касационните основания по чл.281, т.3, предл. първо и второ на ГПК, с искане за отмяна на решението и връщане на делото за ново въззивно разглеждане и постановяване на решение по съществото на спора в тази обжалвана част. Това искане се поддържа и в открито съдебно заседание от процесуалния пълномощник на касатора. Изразява се несъгласие с изводите на САС за недопустимост на исковете, като се изтъкват съображения, че независимо от това кога е направена заявката и регистрацията на марката, исковете са заведени по време на действие на ЗМГО и фактът с правно значение е изрично предвиден в закон - чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО. Ответникът по касация – М.” АД, чрез процесуалния си пълномощник, счита въззивното решение за правилно. Подробни съображения са изложени в писмена защита, поддържани в публичното съдебно заседание на 23.10.2013 г. Ответникът по касация [фирма], ЕИК[ЕИК], чрез процесуалния си пълномощник, оспорва изцяло жалбата на дружеството – ищец. Третото лице помагач – [фирма] не е заявило становище. Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните и провери правилността на въззивното решение, на основание чл.290 ГПК, приема следното: За да обезсили първоинстанционното решение и да остави без разглеждане, като недопустими, предявените искове по отношение на заявка вх. № 98041869 N, въззивният съд е приел, че нормата на чл.26, ал.3 т.4 ЗМГО в частта относно основанията за заличаване на търговска марка имат материалноправен характер и не й е придадено обратно действие, поради което е неприложима по отношение на заявления за регистрация, подадени преди влизане в сила на ЗМГО. Счетено е, че ищецът не би могъл да се ползва от установяването на факта на недобросъвестността на заявителя по отношение на посочената заявка за регистрация на търговска марка „B. K.”, регистрираната на 19.05.1999 г. с рег. № 7519У, поради липса на законова разпоредба към момента на подаване на заявката, предвиждаща заличаване на търговската марка на това основание с извод, че за действителният притежател на марката липсва правен интерес от установяване по съдебен ред недобросъвестността на заявителя. По тези съображения въззивният съд е приложил разпоредбата на чл.270, ал.3 ГПК. По допустимостта на установителния иск с правно основание чл.124, ал.4, изр.2 ГПК, във вр. с чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО за установяване на факта на недобросъвестност на заявителя при подаване на заявка за регистрация на търговска марка, настоящият състав приема следното: С разпоредбата на чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО е предвидена възможност за заличаване регистрацията на марка от заинтересовано лице, имащо за последица погасяване на правата на маркопритежателя, след като с влязло в сила решение бъде установен факта, че заявителят е действал недобросъвестно при подаване на заявката. Предявяването на положителен установителен иск по чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО не е обвързано с преклузивен срок и не би могъл да се прилага по аналогия §2, ал.3 ПЗР на ЗМГО, тъй като предвиденият едногодишен срок, считано от влизане в сила на този закон, се отнася само за предявяване на правата на преждеползувателя по чл.9 от Закона за търговските марки и промишлените образци/ЗТМПО,отм./. Установяването на преждеползването не се покрива по съдържание с установяване недобросъвестността на заявителя, с оглед по-широкия обхват на недобросъвестността. Предвид приложимите критерии в търговското право, при преценка дали дадено действие е недобросъвестно, следва да се даде отговор доколко конкретното действие противоречи на добрите търговски нрави и честната търговска практика. Последователна и непротиворечива е практиката на ВКС, Търговска колегия относно съдържанието на понятието недобросъвестност при подаване на заявка за регистрация на търговска марка – например, решение по т.д. № 920/2006 г., решение по т.д. № 219/2007 г., решение по т.д. № 225/2004 г. и др. Независимо от различните факти по отделните дела, ВКС е очертал принципните критерии относно съдържанието на понятието „недобросъвестност” по смисъла на ЗМГО – например, известността на по-ранната търговска марка, идентичност или сходство в съдържанието на двете марки, респ. на стоките, за които са защитени, поведението на заявителя преди и след подаването на заявката за регистрация от гледна точка на знанието за съществуване на по-ранна идентична или сходна марка, ползваща се с правна закрила, включително и намерението да се увреди друго лице при недобросъвестното заявяване за регистрация на търговска марка. Изводът за липсата на срок за искането за заличаване на недобросъвестно регистрирана търговска марка произтича и от разпоредбата на чл.6, второ, ал.3 от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, ратифицирана от РБългария и обнародвана в „Държавен вестник” – бр.75/1965 г. Искът за установяване на недобросъвестни действия на заявителя при подаване на заявка за регистрация на марка попада в обхвата на чл.124, ал.4, изр.2 ГПК – за установяване на факт с правно значение в предвиден в закон случай. Независимо от материалноправния характер на нормата на чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО, това основание за заличаване на регистрацията на марка следва да се приеме за приложимо и по отношение на заявена и регистрирана по време на действие на ЗТМПО/отм./ марка, след като последната се ползва със закрила и по време на действие на ЗМГО. В тази насока следва да се имат предвид не само изключителното право на притежателя на регистрирана марка, но и целите на регистрацията на марката. Изрично предвиденото в чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО основание за заличаване регистрацията на марка, след успешно провеждане на положителния установителен иск за недобросъвестност на заявителя при подаване на заявката за регистрация, съответства и на действащия към момента на заявяване и регистриране на процесната марка ЗТМПО/отм./ – чл.23, б.”а”, във вр. с чл.4, б.”к”. В тези разпоредби е предвидена възможност за заличаване регистрацията на марка по искане на заинтересованите лица или служебно от Института по изобретения и рационализации при установяване, че марката е регистрирана незаконосъобразно – при несъобразяване на забраните в чл.4 ЗТМПО/отм./, вкл. и когато регистрираният като марка знак противоречи обществения интерес и на морала. В изброените в чл.11, ал.1 ЗМГО абсолютни основания за отказ на регистрация на марка е предвидена изрична забрана за регистрация на марка, която противоречи на обществения интерес или на добрите нрави/ т.6/ и по този начин, по същество е възпроизведена разпоредбата на чл.4, б.”к” ЗТМПО/отм./. Добрите нрави са морални норми, на които законът придава правно значение, като безспорно добросъвестността /не само в гражданското, но и в търговското право/, съставлява част от добрите нрави. Правните последици от нарушаването на добрите нрави, вкл. и на изискването за добросъвестност на правните субекти при упражняване на техни субективни права, свързани с придобиването на търговска марка, са уредени както в отменения ЗТМПО, така и сега действащия ЗМГО. Недобросъвестните действия на заявителя при подаване на заявката за регистрация на марка сега са изведени обаче и като самостоятелно основание за заличаване на регистрацията от отдела по спорове, извън основанията по чл.26, ал.1 ЗМГО, с оглед предвидения от законодателя исков ред за установяване на факта на недобросъвестността. При сезиране от заинтересовани лица на Патентното ведомство с искане за заличаване на регистрацията на марка на основанието по чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО, отделът по спорове не извършва самостоятелна преценка за основателност на искането, каквато безспорно се провежда при произнасяне по същество по останалите предвидени в чл.26 ЗМГО основания за заличаване на регистрацията, а е длъжен да зачете влязлото в сила съдебно решение, съгласно разпоредбата на чл.297 ГПК. Различията в реда за заличаване на регистрирана марка по отменения ЗТМПО и сега действащия ЗМГО, не би могло да обоснове неприложимост на чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО и по отношение на подадени преди влизането му в сила заявки за регистрация и съответно регистрирани марки. Такъв извод не би могъл да се направи и от редакцията на §2, ал.1 ПЗР на ЗМГО, тъй като тази разпоредба има предвид само висящи , неприключили пред административния орган производства не само по искания за регистрация на марка, но и по искания за заличаване на регистрирана марка. По изложените съображения, настоящият състав приема за правилно становището, обективирано в решение № 475/28.07.2006 г. по т.д. № 1070/2005 г. на ВКС, Търговска колегия, ІІ т.о., според което е допустим установителния иск по чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО, като средство за гражданскоправна защита на правото върху търговска марка, по отношение на заявени и регистрирани при действието на ЗТМПО марки. Предвид горното, изводът на въззивната инстанция за недопустимост на предявения положителен установителен иск по чл.124, ал.4, изр.2 ГПК, във вр. с чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО по отношение на заявка вх. № 98041869N/16.04.1998 г. за регистрация на търговска марка „B. K.”, регистрирана на 19.05.1999 г. с рег. № 7519У, е неправилен. Това налага отмяна на въззивното решение в допуснатата до разглеждане част и връщане на делото за разглеждане по същество на подадената от Б. К. К. въззивна жалба, от друг състав на Апелативен съд – София. При новото разглеждане на делото и на основание чл.294, ал.2 ГПК, съдът следва да се произнесе и по разноските за водене на делото в настоящото производств Така мотивиран и на основание чл.293, ал.3 ГПК, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение Р Е Ш И : ОТМЕНЯ решение № 1942 от 06.12.2012 г. по т.д. № 1060/2012 г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 6 състав, в обжалваната от „Б. К. К.”, САЩ, част, с която е обезсилено решение № 16 от 03.01.2012 г. по гр.д. № 1362/2009 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-2 състав в частта за отхвърляне на предявените срещу [фирма] и [фирма] искове с правно основание чл.124, ал.4, изр.2 ГПК, във вр. с чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО за установяване на факта, че [фирма] е действал недобросъвестно при подаване на заявка вх. № 98041869N/16.04.1998 г. за регистрация на търговска марка „B. K.”, регистрирана на 19.05.1999 г. с рег. № 7519У и са оставени без разглеждане исковете. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Софийски апелативен съд. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: